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Nunca es fácil definir cómo identificar o denominar un producto en el mercado. Es posible que tardes mucho tiempo pensando qué signos son únicos y atractivos, para poder identificar tus productos.
Una vez has escogido el nombre, la parte gráfica, olor o sonido con el que buscas identificar tus productos, resulta igualmente difícil posicionar la marca y lograr que sea reconocida por los consumidores.
Es importante proteger tu marca, para evitar que terceros se apropien de ella, la utilicen en perjuicio de tu negocio o, peor aún, la registren primero. Esto es posible. En esta guía, te explicamos lo que debes saber sobre las marcas y te indicamos los pasos que debes seguir para poderlas proteger.
Esta es nuestra explicación detallada de cada uno de los pasos presentados en la infografía:
1. Escoge tu marca y haz un estudio de viabilidad del registro
¿Qué es una marca?
Una marca es cualquier signo que es apto, para identificar un producto o un servicio en el mercado. Una marca puede estar conformada por palabras o la combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logos, emblemas, etiquetas, sonidos, olores, letras, números, colores delimitados por una forma, una combinación de colores, forma de productos, envases o envolturas y cualquier combinación de los signos ya mencionados.
¿Por qué me conviene registrar mi marca?
Para algunos empresarios, las marcas son sus bienes más valiosos. Con ellas, identifican a sus productos o servicios y los diferencian de otros en el mercado. Con el registro, evitas que terceros la utilicen, en perjuicio de tu negocio. Además, quedas facultado para iniciar acciones legales, en caso de que un tercero incurra en infracción marcaria.
¿Qué derechos adquiero al registrar mi marca?
Cuando logras el registro de una marca, adquieres derecho al uso exclusivo de la misma. Además, puedes evitar que otras personas utilicen otros signos distintivos que sean similares y que puedan confundir al consumidor final.
En caso de que un tercero incurra en infracción de sus derechos sobre la marca, puedes demandarlo, para lograr que deje de utilizar tu marca y para exigirle el pago de una indemnización de perjuicios. Si deseas conocer más sobre el valor que usted puede solicitar como indemnización por infracción marcaria, consulta este enlace.
Si no registré mi marca y alguien la está usando, ¿hay algo que pueda hacer para protegerla?
Para que exista el derecho de uso exclusivo de una marca, es necesario que esta sea registrada.
Sin embargo, existen otros signos distintivos cuyo derecho a uso exclusivo no requiere el registro, sino que se adquiere con el simple uso en el mercado. Tal es el caso de los nombres comerciales, es decir, los signos distintivos que identificar al empresario como tal en el ejercicio de su actividad comercial.
Por esto, si el signo distintivo que buscas proteger es un nombre comercial, podrás oponerte al registro de cualquier signo distintivo similar que pueda causar confusión en el público consumidor. Para esto, deberás acreditar el uso real y efectivo del nombre comercial. Si deseas conocer más sobre el conflicto entre marca y nombre comercial, visita este enlace.
¿Qué debo tener en cuenta a la hora de inventar mi marca?
Lo primero es escoger la marca con la que quieres identificar tus bienes o servicios. Debes decidir qué tipo de signo va a constituir su marca. Como ya explicamos, pueden ser imágenes, sonidos, olores, entre otros.
Debes verificar que tu marca pueda ser registrada. Esto implica asegurarte de que tu marca no incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Debes verificar que la marca:
2. Verifica a qué clases de productos o servicios corresponde tu marca
La Clasificación de Niza es una clasificación de productos y servicios. En la actualidad, existen 34 clases de bienes y 11 clases de servicios. Para poder registrar una marca, debes revisar cuál es el producto o servicio que vas a identificar con tu marca y determinar a qué clase corresponde.
Por ejemplo, si tu marca va a identificar una pintura, la clase a la que corresponde este producto es la número dos. Esto es relevante, pues, para efectos de determinar el riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, la Superintendencia tiene en cuenta en qué clase fue inscrita cada marca, ya que si se trata de productos diferentes el riesgo de confusión o asociación no es muy alto.
3. Haz un estudio de antecedentes marcarios
Como ya explicamos, no puede registrarse una marca similar o idéntica a otro signo distintivo, cuando se pueda presentar riesgo de confusión o asociación en el consumidor. Por esto, antes de proceder con la solicitud de registro es conveniente, aunque no obligatorio, que investigues si existen otros signos distintivos similares al tuyo que puedan implicar un riesgo de confusión o asociación en los consumidores.
Para hacer la consulta, puedes ingresar a www.sic.gov.co. Abajo, encontrarás un enlace denominado “Oficina Virtual de la Propiedad Industrial”. Deberás registrarse con un usuario y contraseña. Luego, podrás seleccionar el enlace “solicitud de antecedentes marcarios”. Debes indicar si la marca es gráfica o contiene palabras. Posteriormente, deberás pagar la tasa dispuesta por la Superintendencia. A más tardar dentro de quince días hábiles después, recibirás un listado de las marcas que tienen alguna semejanza con tu marca.
También podrás contratar a un abogado, para que realice el estudio de antecedentes marcarios y te dé su concepto sobre la viabilidad del registro.
4. Define si vas a realizar el proceso en físico o en línea
La solicitud de registro de marca puede hacerse en físico o en línea, a través de la Oficina Virtual de la Propiedad Industrial, que puedes encontrar en este enlace.
Los trámites son los mismos. La diferencia es que el trámite en línea se hace a través de la página web de la Superintendencia e implica el escaneo de documentos. Sin embargo, los trámites en línea son más económicos que los trámites en físico. Por ejemplo, para el año 2017, el valor de la tasa por el registro de una marca en línea es de $840.000, mientras que el valor de la tasa por el registro de una marca en físico es de $1.021.000.
En los siguientes pasos, explicaremos cómo hacer el registro en línea.
5. Determina si eres una de las personas que tienen derecho a descuentos en la tasa para el registro de marca
Es necesario que identifiques si puedes acceder a algún descuento en el valor de la tasa. Estas son las personas que pueden recibir un descuento:
Si se trata de una Mipyme que debe estar inscrita en el registro mercantil de conformidad con lo dispuesto en la ley comercial, usted deberá aportar copia del registro mercantil.
6. Solicita el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio
Una vez, has escogido la marca, has hecho un estudio de viabilidad del registro, te has asegurado de que no es semejante a otro signo distintivo, hasta el punto de causar confusión o asociación en el público, podrás proceder con la solicitud de registro.
Para esto, deberás diligenciar el formulario dispuesto en la Oficina Virtual de la Propiedad Industrial. Deberás informar tu nombre y apellido o de tu empresa, las direcciones donde recibirás notificaciones, la clase o las clases de la Clasificación de Niza a la que pertenecen los productos y servicios identificados con la marca, los productos o servicios identificados y los demás datos solicitados en el formulario.
Si la solicitud se realiza a través de apoderado, deberás adjuntar un poder que no requerirá presentación personal ni autenticación.
7. Espera a que se admita formalmente la solicitud
La Superintendencia revisará formalmente tu solicitud y si encuentra que se ajusta a las normas aplicables, la admitirá y ordenará su publicación en la Gaceta de la Propiedad Intelectual.
Si la Superintendencia considera que no se cumplen los requisitos de forma, requerirá al solicitante, vía correo electrónico, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes corrija su solicitud, so pena de que se entienda como desistida la solicitud.
8. Contesta oposiciones si las hay
¿Qué es una oposición en un proceso de registro de marca?
Después de que solicitas el registro de tu marca, esta es publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual de la Superintendencia de Industria y Comercio. Durante el plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien ostente un interés legítimo podrá presentar, por una sola vez, una oposición al registro.
La oposición busca desvirtuar el registro de una marca, mediante argumentos y pruebas que buscan sustentar y acreditar que la marca no puede ser registrada, porque incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Durante treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quienes tengan un interés legítimo podrán presentar una oposición al registro de la marca.
Es importante fundamentar debidamente la contestación de la oposición, con los debidos argumentos jurídicos y con el aporte de las pruebas que sean pertinentes.
9. Presenta los recursos procedentes, en caso de que la Superintendencia de Industria y Comercio niegue el registro
La Superintendencia de Industria y Comercio debe pronunciarse sobre la concesión de denegación del registro de tu marca, mediante una resolución. La resolución es un acto administrativo, a través del que se resuelve sobre la concesión del registro.
Si la Superintendencia niega el registro, puedes presentar los recursos de reposición y apelación en contra de la resolución. Los recursos deberán estar fundamentados probatoria y jurídicamente, para aumentar así tus probabilidades de éxito. En los escritos de reposición y apelación, debes explicar los errores cometidos por la Superintendencia y, por qué, de acuerdo con la ley, tu marca debe ser registrada.
En caso de que al resolver los recursos, la Superintendencia de Industria y Comercio niegue el registro, podrás presentar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, para que la resolución sea declarada nula y se reconozca el registro de la marca. De este tipo de procesos, conoce el Consejo de Estado en única instancia y requerirás de un abogado que te represente.
10. Renueva el registro de tu marca
¿Cuánto dura la protección y desde cuándo se adquiere?
El derecho sobre la marca se adquiere con el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y tiene una duración de diez años prorrogables en varias oportunidades. Sin embargo, con la solicitud de registro, se adquiere un derecho de prioridad sobre la marca.
Una vez has obtenido el registro de tu marca, debes saber que los derechos sobre la misma solo tienen una duración de diez años que se cuentan desde la fecha del registro. Por esto, si deseas mantener tu marca protegida, deberás renovar el registro.
La renovación debe ser solicitada dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de la vigencia del registro o dentro del plazo de gracia que es de seis meses posteriores al vencimiento del registro.
En la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, puedes encontrar un formulario dispuesto para la renovación de su marca. También podrás solicitar la renovación en físico.
Para poder solicitar la renovación, deberás pagar la tasa dispuesta por la Superintendencia.
¿Cómo podemos ayudarte en Velasco Abogados si deseas registrar una marca?
Las empresas y personas naturales buscan ayuda de Velasco Abogados cuando desean saber si una marca cumple los requisitos para ser registrada, desean proceder con el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, requieren contestar una oposición o recurrir y controvertir una decisión desfavorable de la Superintendencia de Industria y Comercio. También, cuando desean evitar que terceros utilicen su marca o nombre comercial o buscan una indemnización de perjuicios por infracción marcaria. Ofrecemos el acompañamiento y la asesoría jurídica durante todo el trámite del registro de marca. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, haz clic en este enlace.
