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Mediante resolución del 11 de septiembre de 2018, la Superintendente Delegada para la Propiedad Intelectual resolvió revocar la resolución del 3 de noviembre de 2017, mediante la que se había declarado fundada la oposición presentada por Velasco Ordoñez S.A.S. y se había negado el registro de la marca “Velasco Abogados” para la clase 45 (servicios de abogados). En consecuencia, al resolver la apelación, la Superintendencia declaró infundada la oposición presentada y, en su lugar, se concedió el registro de la marca mixta “Velasco Abogados”.
La firma de abogados opositora al registro sostenía que venía haciendo uso del nombre comercial “Velasco Ordóñez Abogados”, para la prestación de servicios jurídicos en la ciudad de Bogotá. Argumentaba que el nombre comercial “Velasco Ordóñez Abogados” y la marca “Velasco Abogados” podrían llevar a los consumidores a error y confusión.
En principio, la Superintendencia de Industria y Comercio había acogido los argumentos de la sociedad opositora. Había dado por probada la existencia del nombre comercial “Velasco Ordóñez Abogados”, declarado fundada la oposición y negado el registro de “Velasco Abogados”. Esta resolución fue apelada.
Los argumentos de la apelación
En el recurso de apelación se sostuvo que “Velasco Ordóñez Abogados” era un nombre comercial débil. Esto significa que está compuesto por palabras descriptivas y de uso común que no pueden ser objeto de monopolio por una sola persona. La razón es que utiliza dos apellidos (Velasco y Ordóñez) y una palabra descriptiva de la actividad desarrollada (abogados). Estas palabras pueden ser usadas por cualquier otra persona, siempre y cuando exista, al menos, un elemento diferenciador.
La marca débil se contrapone a la marca de fantasía que es creada por una sola persona, no es de uso común y no es descriptiva. Cuando se trata de marcas de fantasía, es posible para una sola persona monopolizarla, por lo que es considerada una marca fuerte. Estos conceptos se sustentaron en la siguiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:
“Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.
En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen). En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...).
a) La ‘marca débil’ por razón del signo escogido. Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia.
La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”[1].
Por lo anterior, se argumentó que la palabra “Ordóñez” era el componente diferenciador suficiente entre el nombre comercial de la sociedad opositora y la marca “Velasco Abogados”.
Se argumentó que el signo de la sociedad opositora era solo denominativo, mientras que “Velasco Abogados” era mixto, esto es, con parte denominativa y compuesta, por lo que existían otros elementos gráficos relevantes que hacían mucho más improbable el riesgo de confusión entre estos signos distintivos.
En estos casos, debe determinarse cuál es el elemento predominante en la marca mixta con parte denominativa compuesta. Si se considera que prevalece la parte denominativa compuesta, debe procederse con el análisis según las reglas previstas para los signos denominativos compuestos.
Se sostuvo que el riesgo de confusión era inexistente, ya que este debe analizarse siempre desde la perspectiva del consumidor. En el casos de servicios jurídicos, no es probable que un consumidor confunda a dos abogados o a dos firmas de abogados solo porque comparten el mismo apellido.
Así lo decía el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:
“Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, ya que un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor”[2].
Finalmente, se planteó que existían numerosas marcas registradas, para las mismas clases, que compartían los mismos apellidos o la palabra “abogados”. De esta forma, se demostró que la Superintendencia ya había resuelto casos similares, en el sentido de evitar el monopolio de una sola persona de un apellido, nombre o palabra descriptiva o de uso común. Se planteó, entonces, una discusión desde una perspectiva constitucional, pues un trato diferente, no justificado, para casos similares o análogos, por parte de la Superintendencia a podría implicar una vulneración del principio de igualdad.
La posición de la Superintendencia de Industria y Comercio
La Superintendencia de Industria y Comercio acogió los argumentos presentados en la apelación, al señalar que no existía similitud o identidad entre los signos confrontados que fuera capaz de generar riesgo de asociación o confusión.
Para llegar a esta conclusión, la Superintendencia tuvo en cuenta que no era posible que se permitiera que una sola persona ostentara el monopolio sobre el uso de un apellido, ya que era una práctica habitual que la asesoría y los servicios jurídicos se identificaran con los apellidos de los prestadores. Por esto, solo bastaba que los signos solicitados contaran con diferenciadores e individualizadores que permitieran a los consumidores identificarlos en el mercado.
En caso revisado, la Superintendencia, en forma acertada, decidió excluir del examen a la palabra “abogados”, por ser descriptiva de la actividad desarrollada, tal y como se le solicitó en el recurso de apelación. Por esto, la comparación se realizó entre “Velasco” y “Velasco Ordóñez”. Al revisar la impresión que dejan ambos signos y analizarlos en conjunto, la Superintendencia concluyó que el nombre comercial opositor presentaba una composición silábica superior (el apellido Ordóñez) que la hace mucho más extensa y le confiere una pronunciación diferente.
[1] Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996. expedida dentro del proceso 4-IP-95.
[2] Proceso 75-IP-2013. Interpretación prejudicial, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
